企業在出海過程中，在美國市場常面臨復雜的專利侵權風險，面對競爭對手的專利壁壘或阻擊，根據不同情況選擇更為適合的無效程序，及時規避侵權風險，掃清市場障礙。

與中國僅有國知局一個行政途徑不同，美國專利制度下的有三個戰場

行政途徑：向USPTO提出無效請求，包括下屬機構專利審判與上訴委員會（PTAB）和中央復審處（CRU)，存在單方再審（EPR）、多方復審（IPR）和授權后審查程序（PGR）三種主要的專利無效程序。

司法途徑：美國專利法屬于聯邦法，通過聯邦法院（Federal Courts）的判決進行專利無效，可以直接提起確認專利無效的宣告判決訴訟，也可以在專利侵權訴訟中針對原告的專利提起專利無效抗辯或者提起專利無效的反訴。

準司法途徑：向美國國際貿易委員會（ITC）提起無效申請，ITC可以做出專利是否有效的判斷，但其主要關注的是確定爭議當中是否有不正當競爭行為，例如侵權行為。

一.行政途徑：美國專利商標局USPTO的無效審查程序

《美國發明法案》(AIA) 給USPTO提供多種行政程序挑戰專利有效性:

其中專利審判與上訴委員會PTAB是USPTO內部負責專利無效審查的機構

在PTAB職能下，存在著兩種主要的專利無效程序：

多方復審(IPR)和 授權后審查程序(PGR);

而單方再審(EPR)由隸屬于USPTO的中央復審處(CRU)合議審查

一、PTAB程序【多方復審】Inter Partes Review，IPR

多方復審IPR是最常用的專利無效程序，PTAB中有93%的人選擇它

什么時候可以提出IPR?

IPR提出的時機為 專利授權或再頒后9個月起 / PGR程序結束后 ;

一旦IPR被啟動，PTAB通常會在最多 不超過18個月 的時間內作出決定

如果是在專利侵權訴訟案中，被告需要在 起訴書送達起1年內 提出。

與傳統的法院訴訟途徑相比，IPR通常成本較低。

那么，誰可以提出 IPR 呢?

請求人必須是與該專利存在利害關系的第三方，即非專利權人，不得匿名

按照35 U.S.C. § 315規定，如果在提出IPR之前，請求人提起過質疑 專利權要有效 性的民事訴訟，那么其申請IPR的請求也將無法成功;若請求人或其有關人員收到指控專利侵權的投訴之日已超過一年，也將不得提起IPR請求。

提起 IPR 有哪些理由?

請求人可基于現有技術(專利文獻和公開出版物)向PTAB提出IPR，

無效理由僅限于新穎性(35 U.S.C.§102)和非顯而易見性(35 U.S.C.§103)

無法基于其他無效理由如(35 U.S.C.§112)提起，存在局限性。

多方復審的核心是圍繞上述規定的方面展開檢索、解釋、宣誓等流程，

尋找證據和專家報告，從而反向證明專利不具有新穎性或非顯而易見性，

IPR有哪些費用?

第三方提出多方復審程序時，需要一并繳納審查請求費用。

分為兩個階段按不同實體進行繳納官費：

1.InstitutionDecision(啟動決定)

經過初步審查，決定是否啟動正式審查程序的費用

2.Post-Institution(啟動后)

在PTAB決定啟動審查程序之后，進入正式審查和審理階段的費用

(備注：uspto每年會進行調費，最新版本的費用請以uspto官網為準。)

總之，IPR程序的優勢在于成本低于訴訟、審查速度快、

幾乎不聽取現場證詞，其審判程序將大部分以書面形式進行，

PTAB的行政專利法官專業性強，相同無效理由下更容易認定專利無效。

二、PTAB程序【授權后審查】Post-Grant Review，PGR

什么時候可以提出PGR?

PGR適用于新授權的專利，程序的提起時機為 專利授權后9個月內，

那么，誰可以提出 PGR 呢?

請求人及相關限制PGR要求請求人必須是第三方，即非專利權人。

針對請求人，需要表明與該專利存在利害關系，不得匿名，立案難度高;

提起 PGR 有哪些理由?

無效挑戰范圍更廣，可基于任何無效理由提起

包括新穎性、非顯而易見性、說明書不充分、不可專利性等。

且證據可以包括在先銷售、在先公開等各種證據，

適用范圍僅限AIA框架下的專利 (優先權日在2013年3月16日后的申請)

PGR有哪些費用?

同樣分為兩個階段按不同實體進行繳納審查請求費用：

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PGR的流程

正常來說，從啟動PGR程序至審理結束，一般不超過12個月。

如有合適理由，可將審理時間延長最多6個月，但最長不超過18個月;

若對結果不滿，可繼續向聯邦巡回上訴法院(CAFC)上訴。

總之，PGR程序的優勢在于可以在專利授權后早期啟動

且挑戰理由更全面，可以及時阻止專利的影響，成本通常略高于IPR。

此外，以上PTAB兩種無效程序均受禁反言(禁止反悔)原則的限制

即在PTAB提了無效，不得在聯邦法院以相同的理由和證據再次提起!

三、USPTO【單方再審查】Ex Parte Reexamination，EPR

EPR單方再審程序簡單、費用便宜、便捷高效，是實務考慮的首選。

為什么 EPR 叫 “單方再審查”

單方性：請求人僅參與初始階段，正式進入本程序后，不再參與后續;

也就是說，請求人提交復審請求后和針對專利權人的答辯的一次回應后，

只有專利權人可以繼續參與，由USPTO的CRU審查員獨立作出決定。

什么時候可以提出EPR?

EPR程序在 專利的有效期內 均可以提出，無窗口期限制;

如果想挑戰一項未決的專利申請，請考慮專利抗議或授權前異議。

可執行期 通常是在專利權到期日上加6年，如果存在未決訴訟可以延長。

那么，誰可以提出 RPE 呢?

請求人不受限制，且可匿名

實務中，EPR多由第三人提出，目的是無效目標專利。

有時專利權人也會針對自己的專利提出EPR，來測試或改進已頒布的專利

提起 EPR 有哪些理由?

僅限于基于現有技術(專利文獻和公開出版物)的新穎性和創造性問題。

其他類型的證據，如在先的銷售或市場上的現有產品，將不符合條件。

EPR 有哪些費用?

因為EPR請求人在整個程序參與有限，需要支付費用遠低于IPR和PGR

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EPR的流程與IPR基本一致：

請求人提出再審請求之后，3個月內USPTO決定是否啟動再審

需要確定新發現的現有技術產生了實質性的可專利性新問題(SNQ)

如被駁回，請求人1個月內申請復議;如批準，專利權人2個月答復;

請求人2個月回應，審查員下發意見(全程約12-18個月)

專利權人至少有30天回應審查意見或上訴、訴訟。

總之，該程序優勢在于成本較低且可匿名，同時不受禁反言原則約束，

但，單方再審EPR程序存在局限性!

如果對決定的結果不服，只有專利權人可以上訴;

請求人無法上訴，也不得參與專利權人的上訴;

EPR程序耗時較長(通常為2-2.5年)，無效成功率也低于PTAB程序。

就是證據詳實有力，使用EPR單方再審程序無疑是最具性價比的選擇!

二.(準)司法途徑：美國聯邦法院以及ITC無效程序

司法程序由于其程序通常較為冗長，且由于證據開示程序導致高額費用，

但若向PTAB提起無效的時間窗口已過，或無效理由超出現有技術，

此時，向聯邦地區法院提起專利無效則是唯一選擇。

美國專利法屬于聯邦法，通過聯邦法院的判決進行專利無效，專利訴訟案件嚴格來說只有聯邦法院具有管轄權，

專利案件在聯邦法院實行的是三級三審制：

聯邦地區法院→聯邦巡回上訴法院（CAFC）→ 美國最高法院

以上專利無效程序的上訴途徑均為聯邦巡回上訴法院。

一、專利侵權訴訟中的無效抗辯或反訴

被告可以在專利侵權訴訟中進行專利無效抗辯或提起專利無效的反訴，

理由包括所有法定無效理由：新穎性、創造性、專利適格性等等;

可與侵權訴訟合并審理，適合全面挑戰專利。

但成本高(達數百萬美元)、耗時長(2-5年);

若專利技術復雜，陪審團可能難以理解技術細節，

從而影響對事實的認定，進而影響判決的結果。

二、確認之訴（Declaratory Judgment）

當潛在侵權方存在有被即將提起而尚未提起的專利侵權威脅時，

例如專利權人發出侵權警告但未正式起訴時，可以發起確認之訴。

即潛在被告可主動向聯邦地區法院提起訴訟，請求宣告專利無效。

優勢在于專利挑戰者能夠主動掌握訴訟節奏。

但須證明當事方之間的爭議是實質性的、緊迫的和真實的。

三、準司法途徑：ITC無效抗辯

專利權人可以向美國國際貿易委員會ITC申請發起337調查，

被調查的涉嫌侵權方可向ITC針對專利權人主張的專利提起專利無效抗辯

ITC判斷該專利的有效性，且速度快，挑戰理由全面，

主要關注的是確定爭議當中是否有不正當競爭行為，如侵權行為。

但其限于特定案件的進口限制，不對專利有效性產生全國性約束力，

不會導致USPTO據此直接宣告該專利無效，

也不會導致法院在訴訟程序中直接認定該專利無效。

三.委托專業合規的知識產權代理機構

在選擇美國專利無效途徑時，

請求人需綜合考慮成本、時間、挑戰理由、程序靈活性及戰略目標。

無論選擇哪一種方式，專業的法律支持和充分的準備是成功的關鍵。考慮到美國律師通常費用高昂，因此選擇熟悉USPTO程序和專利訴訟的

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